群眾集資=見光死?產品眾所皆知後的命運只能等著被抄走嗎?

Lee Hsin 觀點 2016/11/10 智慧財產權 | 山寨 | 中國
Pirate flag 2 wallpaper 1280x800

image credit

「如果你正在 Kickstarter 集資,你的產品極有可能已經被中國山寨商盯上了!」當然,問題不只在 Kickstarter 上發生。

根據 Quartz 上一篇針對智慧財產竊盜( Intellectual Property Theft )的 文章 指出,中國的製造實力及山寨文化,已然塑造出一個「 能夠將構思中的產品以低廉並快速的方式製造出仿冒品,並到市面上販售 」的環境。這種狀況在群眾集資網站更是常見,因為產品構想早在產品上市前就已經處於眾所皆知的狀態。

本篇文章將針對這個狀況背後的成因做分析,輔以常見智慧財產相關概念,並分享智慧財產事務所 SIPS 資深合夥人 Scott Livingston 處理類似問題的經驗及近期向投資 Kickstarter 的公司簡報的內容。


一切都從上群募網站開始

試著想像,你發想出一款給消費者的產品,但需要資源讓構想中的產品進一步研發,因此你選擇到 Kickstarter 集資。而集資專頁也成功獲取大眾的注意,並登上了 Kickstarter 的人氣排行榜,一切看似勢如破竹,卻也樹大招風。

接下來,將由在 Kickstarter 推出「 STICKBOX 自拍棒手機殼 」的提案者 David Sherman 來揭曉發生了什麼事:在 2015 年 12 月,專案推出的一週後,當 Sherman 看到產品在 AliExpress ( 阿里巴巴的英文版販售網站 )販賣時簡直嚇傻了。 中國販售商竟賣著跟自家設計「一模一樣」的智慧型手機自拍棒,但售價卻僅有原價的 1/4──很顯然地,販售商「 偷 」了 Sherman 的產品。

Stikbox;圖/Kickstarter

Sherman 的情形顯示出山寨品侵犯智慧財產權的議題;更可怕的是,Sherman 的情形並不是個案,僅僅是冰山一角。

雖然很多人或許聽過在中國販賣山寨蘋果、IKEA 的商店,卻少有人談及山寨品建立起品牌的例子,但這也是「 偷點子 」常見的型態。透過註冊相關的商標或是網域( 例如 google 與 g00gle ),架設一個跟正版公司官網類似的網站,導致在消費者眼中真假難分的情形。實際上,這正是山寨品之所以重挫品牌評價甚至產品責任擔憂的主因。

究竟問題是怎麼發生的?

山寨品街;圖/PublicDomainPictures 


1、山寨最佳環境──代工製造大國
中國擁有世界上首屈一指的製造基地,所以當新產品一上市時,便得以快速推出山寨品。在 Kickstarter,風險被更加放大。由於網站上的產品大多尚未量產,這意謂著中國的山寨品實際上比在 Kickstarter 集資的公司更早上市取得先機,中國許多發展成熟的線上拍賣網站則提供了銷售通路。例如:淘寶、微信便是消費者找尋便宜產品的知名網站,他們以低廉的價格販售山寨品給國內的消費者客戶。

不僅中國消費者買單,來自歐美的消費者也逐漸得知這個可以買到低價品的海外通路,中國的山寨品已然「樹立」起國際口碑。

2、商標搶註──在我的地盤,有我的規矩
在美國,若在 Kickstarter 使用商標(例如上述案例的「Stikbox」),縱使該標誌尚未正式透過 USPTO(美國專利商標局) 註冊為商標,仍足以建構「習慣法上權利」,意指已有擁有財產上或其他法律上權利,但尚未經過正式註冊而得以行使的權利狀態。在美國,只要有使用商標的事實,便「享有」習慣法上權利,但仍然必須透過註冊才能「行使」。

然而,在中國的情形並非如此。只有在中華人民共和國商標局(全名:中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局)註冊為商標,商標才會受到權利的保護。此外,中國的商標註冊採「先申請主義」,意即先搶先贏。也就是說,若是中國當地的山寨商已經將相同甚至類似的名稱先註冊為商標,外國品牌就無法在中國受有商標權的保護。

在 Kickstarter 上集資的公司,在發展早期階段大多沒有佈局中國打算,因此,這些公司在 Kickstarter 上使用的商標,便極有可能遭中國山寨商先行搶註。一旦搶註後,山寨商便能使用註冊的商標販賣相關的商品,這些正在集資的公司,反而侵害了山寨商的商標權。

3、網域搶註──你的商標,我的網址
搶註問題不僅涉及商標時可能發生,網域的註冊也常是糾紛所在。在網際網路發達的現今,網址是使用者進入特地網站重要的入口,更是識別商品與服務的重要依據,因此公司多將網址名稱註冊為商標。依據 WIPO(World Intellectual Property Organization;世界智慧財產權組織)的定義,網域搶註(Cybersquatting)係指商標權人以外的第三方先行將他人的商標註冊為網域的行為。

在 WIPO 2015 年受理的頂級域名( Top-Level Domains;TLD)的糾紛中,搶註便佔了 10.5%,共有 4364 個網址。知名汽車品牌 BMW 便曾在 2015 年因為「b.mw」網址遭搶註而透過 WIPO 調解糾紛


對集資者而言,有什麼預防措施?

為了避免將來可能涉及的紛爭,對於集資提案者,依時間早晚可以採取的防衛手段如下:

1、雇用法律顧問
在 Kickstarter 或其他募資平台上發起專案前,針對智慧財產議題諮詢當地的法律專業人士,釐清產品、設計涉及任何商標或專利在當地市場的權利狀態,不僅能避免將來可能衍生的紛爭,更能先行佈局搶得先機。

2、盡早權利卡位
在理想情形下,所有公司在展示產品或是構想前,任何智慧財產權利應都在受保護的狀態。然而,其中需要花費的成本,導致現實上多難以達成。因此,為了盡可能減少權利保護的真空狀態,「產品足以進入消費市場」可作為一個參考的權利卡位時間點。


圖/新浪網

除了即將進場的市場外,在中國的權利卡位也必須納入考量。若能確保公司的智慧財產同時受到當地市場以及中國的保護,縱使需要付出較多的成本,但絕對是值得的投資。舉例而言,若申請專利需要花上 800 美元,但相較對山寨商提起異議,甚至請求撤銷商標權的法律訴訟需要耗上時間與費用,預防的效果終究比治療的效果來得好。

3、精算揭露產品的時間點
若產品合於專利三要件,欲將產品申請專利,產品揭露的時間點便是判斷「新穎性」的重要依據。如何兼顧集資與申請專利的時程,時間因素往往是決定權利取得與否的成敗。

註:

1、新穎性:未有其他人揭露相關物品或方法;

2、進步性:非該領域內具通常知識可輕易完成;

3、產業利用性:可應用於產業實務。

在美國,若尚未申請專利,在公開產品或銷售於市場後的 12 個月內,仍然可以申請。然而,12 個月期間一經過,申請人便失去申請專利的資格,發明也不再受到保護。然而,中國專利法卻未有優惠期的規定,只要產品一揭露,便喪失新穎性。

有鑑於此,國際也有相應的規範。依據巴黎公約(Paris Convention),一旦申請人在一個地方先申請專利,初次申請(initial applicaiotn)的日期便得作為申請優先權的依據。由於中國也是巴黎公約的成員國,因此,申請人在揭露產品後的 6 個月內,仍得向中國申請專利。

註:

巴黎公約第四條第一項第一款:

任何人於任一同盟國家,已依法申請專利、或申請新型或新式樣、或商標註冊者,其本人或其權益繼受人,於法定期間內向另一同盟國家申請時,得享有優先權。

Paris Convention.Article 4.A.(1)

Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.

除了優惠期之外,由 WIPO 主導的 PCT(The Patent Cooperation Treaty)對於欲申請多國專利的申請人,便能透過 PCT 簡化專利申請程序。在向 WIPO 申請專利並符合條件後,便得據以向會員國要求賦予專利權,不再需要一一跑完各國的申請流程。

4、定期追踨
一旦確保智慧財產受到保護後,公司也必須建立定期追踨機制,了解在知名商業網站或社群軟體平台是否有任何侵權的情事發生。若情況輕微,民間的制衡機制便能杜絕;若屬較為嚴重的情形,甚至可能需要動用資源進行調查,並評估是否提出民事或刑事訴訟,除了法律諮詢,目前還有相關的國際線上顧問公司可以協助,例如 MarkMonitor、NetNames 或 YellowIP。

任何涉及專利、商標的訴訟,只要法院認定構成侵權,不僅能要求侵害權利的人除去侵權狀態(例如:請求銷毀利用侵害專利而製成的物品、銷毀並停止侵權人繼續販售印有侵權商標的產品等),還能請求侵權導致的損害賠償。

5、善用國際紛爭解決機制
對於上述提及的域名搶註,WIPO 所主導,並經網際網路指定名稱與號碼機構(Internet Corporation for Assigned Names and  Numbers,  ICANN)認可的統一域名紛爭解決政策(Uniform  Domain  Name  Dispute  Resolution  Policy,   UDRP)便是解決域名與商標衡突問題的國際機制。

商標權人對於與其商標相同或混淆性近似之域名,在符合特定之要件(1.域名與申訴人有權之商標相同或混淆性近似;2.域名登記人就域名欠缺權利或正當利益;3.域名登記人係基於惡意登記並使用域名。)下,得向 ICANN  所認可的域名爭議處理提供機構申訴。倘申訴有理由,域名註冊商將有權根據決定結果,取消、移轉或變更該域名之註冊。



除了建議,我們更要行動

為了提供群眾集資者毋須擔心智慧財產權議題,一名法學院學生架設「數位智財標籤」(Digital IP Tag)網站,希望促成安全的群眾集資環境。專案發起人得透過標籤,確定智慧財產權可以被追溯至權利所有人。美國更於 2013 年通過 Innovation Act 保護公司免於專利流氓(patent trolls)的危害,建構出健康的生態系統,讓競爭關係不再只是模仿、打擊對方,而應是立於前人肩膀上力求突破。

當抄襲成為致敬,仿冒變成策略。身為權利擁有者,除了譴責,更該準備好更強而有力的武器,為自己的努力成果而戰。


參考資料:

1、How do you protect your Kickstarter brand from Chinese pirates? 

2、What No one Tells You About Crowdfunding and Intellectual Property 

3、WIPO